Der Oberste Gerichtshof hat durch den Präsidenten des Obersten Gerichtshofes Dr. Wurzinger als Vorsitzenden und durch die Hofräte des Obersten Gerichtshofes Dr. Friedl, Dr. Resch, Dr. Kuderna und Dr. Gamerith als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei C. VAN DER L***, Weverskade 10, Maasland, Niederlande, vertreten durch Dr. Gerhard Engin-Deniz, Rechtsanwalt in Wien, wider die beklagten Parteien 1.) M*** Gesellschaft mbH & Co KG,

2.) M*** Gesellschaft mbH, 3.) Dieter M***, Geschäftsführer, sämtliche 5082 Grödig-Salzburg, Hauptstraße 31, alle vertreten durch Dr. Rudolf Jahn und Dr. Harald Jahn, Rechtsanwälte in Wien, wegen Patenteingriff (Streitwert S 1 Mio.), infolge Revisionsrekurses der klagenden Partei gegen den Beschluß des Oberlandesgerichtes Wien als Rekursgerichtes vom 12. Juni 1986, GZ 3 R 268,272/85-24, womit der Beschluß des Handelsgerichtes Wien vom 26. November 1985, GZ 17 Cg 20/85-14, abgeändert wurde, folgenden

Beschluß

gefaßt:

Dem Revisionsrekurs wird nicht Folge gegeben.

Die klagende Partei hat die Kosten des Revisionsrekurses selbst zu tragen.

Begründung:

In dem zwischen den Streitteilen anhängigen Verfahren wegen Patenteingriffs beantragte die Klägerin mit der Begründung, die Beklagten beriefen sich bezüglich beider Klagspatente auf eine angebliche offenkundige Vorbenützung in Österreich, die Unterbrechung des Verfahrens gemäß § 156 Abs 3 PatG. Die Beklagten sprachen sich gegen die Unterbrechung des Verfahrens aus und brachten vor, der Einwand der Nichtigkeit des Patentes 302.056 werde nicht erhoben aber vorbehalten und bezüglich des Patentes 291.781 werde das Beweisverfahren ergeben, daß die Beklagten ihren eigenen Ladewagen tatsächlich nur nach dem vor dem Prioritätszeitpunkt dieses Patentes gegebenen Stand der Technik hergestellt hätten. Die Beklagten hätten also nur das getan, was jedermann erlaubt sei.In dem zwischen den Streitteilen anhängigen Verfahren wegen Patenteingriffs beantragte die Klägerin mit der Begründung, die Beklagten beriefen sich bezüglich beider Klagspatente auf eine angebliche offenkundige Vorbenützung in Österreich, die Unterbrechung des Verfahrens gemäß Paragraph 156, Absatz 3, PatG. Die Beklagten sprachen sich gegen die Unterbrechung des Verfahrens aus und brachten vor, der Einwand der Nichtigkeit des Patentes 302.056 werde nicht erhoben aber vorbehalten und bezüglich des Patentes 291.781 werde das Beweisverfahren ergeben, daß die Beklagten ihren eigenen Ladewagen tatsächlich nur nach dem vor dem Prioritätszeitpunkt dieses Patentes gegebenen Stand der Technik hergestellt hätten. Die Beklagten hätten also nur das getan, was jedermann erlaubt sei.

Das Erstgericht unterbrach das Verfahren gemäß § 156 Abs 3 PatG, § 190 ZPO.Das Erstgericht unterbrach das Verfahren gemäß Paragraph 156, Absatz 3, PatG, Paragraph 190, ZPO.

Das Rekursgericht gab dem Rekurs der beklagten Parteien Folge und wies den Unterbrechungsantrag im wesentlichen mit der Begründung ab, mit der Einrede, es sei nur Gebrauch vom freien Stand der Technik gemacht worden, werde bloß eine einengende Auslegung des Patentanspruches des Klagspatentes angestrebt, während der Nichtigkeitseinwand die Behauptung der völligen Unwirksamkeit des Klagspatentes enthalte. Es lägen daher die Voraussetzungen für eine Unterbrechung des Verfahrens nicht vor. Das Rekursgericht sprach ferner aus, daß der Wert des Streitgegenstandes S 300.000,-- übersteigt.

Gegen diesen Beschluß richtet sich der Revisionsrekurs der klagenden Partei mit den Anträgen, die Unterbrechung des Verfahrens hinsichtlich beider Klagspatente gemäß § 156 Abs 3 PatG zu verfügen oder den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Rechtssache an das Rekursgericht zurückzuverweisen.Gegen diesen Beschluß richtet sich der Revisionsrekurs der klagenden Partei mit den Anträgen, die Unterbrechung des Verfahrens hinsichtlich beider Klagspatente gemäß Paragraph 156, Absatz 3, PatG zu verfügen oder den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Rechtssache an das Rekursgericht zurückzuverweisen.

Der Rekurs ist zulässig.

Wohl wurde in mehreren Entscheidungen zu den §§ 107, 108 PatG 1950 ausgesprochen, daß ein Rekurs gegen die Ablehnung der Unterbrechung des Verfahrens unzulässig sei. Dies gelte nur dann nicht, wenn besondere Bestimmungen zur Anwendung gelangten, die es dem Gericht zur Pflicht machen, über Vorfragen nicht selbst zu entscheiden, sondern sein Verfahren bis zur Entscheidung einer anderen Behörde über die Vorfrage zu unterbrechen. Das Patentgesetz schreibe aber eine formelle Unterbrechung überhaupt nicht vor (ÖBl. 1954, 51; SZ 41/22; 4 Ob 331/59). Durch die Patentgesetz-Novelle 1977, BGBl. Nr. 349 wurde jedoch - anders als seinerzeit nach den §§ 107, 108 PatG 1950 - das Gericht verpflichtet, das Verfahren zu unterbrechen, wenn das Urteil davon abhängt, ob das Patent nichtig ist (§ 48). Durch die Patentrechts-Novelle 1984, BGBl. Nr. 234 wurde diese Bestimmung nur insofern eingeschränkt, als eine Unterbrechung dann nicht zu erfolgen hat, wenn die Nichtigkeit offenbar zu verneinen ist. Seit der Patentgesetz-Novelle 1977 ist daher die Unterbrechung des Verfahrens nicht mehr in das Ermessen des Gerichtes gestellt. Gegen den Beschluß des Rekursgerichtes, womit der die Unterbrechung des Verfahrens gemäß § 156 Abs 3 PatG anordnende Beschluß des Erstgerichtes im Sinne einer Abweisung des Unterbrechungsantrages abgeändert wurde, ist daher der Revisionsrekurs zulässig (so bereits vor der Patentrechts-Novelle 1984; 4 Ob 389/78).Wohl wurde in mehreren Entscheidungen zu den Paragraphen 107, 108, PatG 1950 ausgesprochen, daß ein Rekurs gegen die Ablehnung der Unterbrechung des Verfahrens unzulässig sei. Dies gelte nur dann nicht, wenn besondere Bestimmungen zur Anwendung gelangten, die es dem Gericht zur Pflicht machen, über Vorfragen nicht selbst zu entscheiden, sondern sein Verfahren bis zur Entscheidung einer anderen Behörde über die Vorfrage zu unterbrechen. Das Patentgesetz schreibe aber eine formelle Unterbrechung überhaupt nicht vor (ÖBl. 1954, 51; SZ 41/22; 4 Ob 331/59). Durch die Patentgesetz-Novelle 1977, BGBl. Nr. 349 wurde jedoch - anders als seinerzeit nach den Paragraphen 107, 108, PatG 1950 - das Gericht verpflichtet, das Verfahren zu unterbrechen, wenn das Urteil davon abhängt, ob das Patent nichtig ist (Paragraph 48,). Durch die Patentrechts-Novelle 1984, BGBl. Nr. 234 wurde diese Bestimmung nur insofern eingeschränkt, als eine Unterbrechung dann nicht zu erfolgen hat, wenn die Nichtigkeit offenbar zu verneinen ist. Seit der Patentgesetz-Novelle 1977 ist daher die Unterbrechung des Verfahrens nicht mehr in das Ermessen des Gerichtes gestellt. Gegen den Beschluß des Rekursgerichtes, womit der die Unterbrechung des Verfahrens gemäß Paragraph 156, Absatz 3, PatG anordnende Beschluß des Erstgerichtes im Sinne einer Abweisung des Unterbrechungsantrages abgeändert wurde, ist daher der Revisionsrekurs zulässig (so bereits vor der Patentrechts-Novelle 1984; 4 Ob 389/78).

Der Revisionsrekurs ist jedoch nicht berechtigt.

Eine Unterbrechung des Verfahrens gemäß § 156 Abs 3 PatG 1970 idF der Novellen 1977 und 1984 ist nur dann vorgesehen, wenn der Beklagte den Einwand der Nichtigkeit erhoben hat. Dies ergibt sich nicht nur aus den Materialien (490 der Blg. XIV. GP, S 16), sondern auch aus dem Wortlaut der angeführten Bestimmung, wonach das Gericht bei nicht rechtzeitigem Nachweis der Einbringung des Nichtigkeitsantrages oder der Anhängigkeit eines Nichtigerklärungsverfahrens beim Patentamt durch den Beklagten das Verfahren auf Antrag des Klägers fortzusetzen und ohne Rücksicht "auf den Einwand der Nichtigkeit" zu entscheiden hat (4 Ob 389/78). Es ist Sache des Beklagten, ob er zur Abwehr der gegen ihn erhobenen Ansprüche den Einwand der Nichtigkeit des Patentes erheben will oder nicht. Tut er dies nicht, dann ist davon auszugehen, daß das Patent der klagenden Partei nicht nichtig ist.Eine Unterbrechung des Verfahrens gemäß Paragraph 156, Absatz 3, PatG 1970 in der Fassung der Novellen 1977 und 1984 ist nur dann vorgesehen, wenn der Beklagte den Einwand der Nichtigkeit erhoben hat. Dies ergibt sich nicht nur aus den Materialien (490 der Blg. römisch vierzehn. GP, S 16), sondern auch aus dem Wortlaut der angeführten Bestimmung, wonach das Gericht bei nicht rechtzeitigem Nachweis der Einbringung des Nichtigkeitsantrages oder der Anhängigkeit eines Nichtigerklärungsverfahrens beim Patentamt durch den Beklagten das Verfahren auf Antrag des Klägers fortzusetzen und ohne Rücksicht "auf den Einwand der Nichtigkeit" zu entscheiden hat (4 Ob 389/78). Es ist Sache des Beklagten, ob er zur Abwehr der gegen ihn erhobenen Ansprüche den Einwand der Nichtigkeit des Patentes erheben will oder nicht. Tut er dies nicht, dann ist davon auszugehen, daß das Patent der klagenden Partei nicht nichtig ist.

Im vorliegenden Verfahren haben die beklagten Parteien zwar zum Teil ein tatsächliches Vorbringen erstattet, aus dem die Nichtigkeit beider klägerischen Patente abgeleitet werden könnte. Sie haben sich jedoch gegen eine Unterbrechung des Verfahrens ausgesprochen und ausdrücklich erklärt, daß der Einwand der Nichtigkeit des Patentes 302.056 nicht erhoben wird und bezüglich des Patentes 291.781 bewiesen würde, daß der Eingriffsgegenstand nach dem Stand der Technik vor dem Prioritätszeitpunkt dieses Patentes hergestellt worden sei. Die Beklagten haben daher bezüglich beider Patente den Einwand der Nichtigkeit nicht erhoben. Daß sie nach dem Beschluß des Erstgerichtes bezüglich beider Patente Anträge auf Nichtigerklärung beim Österreichischen Patentamt eingebracht haben, ändert daran nichts.

Das Rekursgericht hat daher mit Recht den Unterbrechungsantrag der klagenden Partei abgewiesen.

Der Ausspruch über die Kosten des Revisionsrekurses gründet sich auf die §§ 78, 402 Abs 2 EO, 40, 50 ZPO.Der Ausspruch über die Kosten des Revisionsrekurses gründet sich auf die Paragraphen 78, 402, Absatz 2, EO, 40, 50 ZPO.