Der Oberste Gerichtshof hat durch den Vizepräsidenten des Obersten Gerichtshofes HonProf.Dr.Gamerith als Vorsitzenden und durch die Hofräte des Obersten Gerichtshofes Dr.Kodek, Dr.Niederreiter, Dr.Redl und Dr.Griß als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei Fritz Sch***** GmbH, ***** vertreten durch Dr.Gerhard Eckert, Rechtsanwalt in Wien, wider die beklagte Partei B***** GmbH, ***** vertreten durch Dr.Josef Broinger ua Rechtsanwälte in Eferding, wegen Unterlassung (Streitwert S 500.000), infolge Revisionsrekurses der klagenden Partei gegen den Beschluß des Oberlandesgerichtes Linz als Rekursgericht vom 28.September 1995, GZ 11 R 42/95-8, womit der Beschluß des Landesgerichtes Wels vom 9.August 1995, GZ 4 Cg 138/95a-3, bestätigt wurde, folgenden

Beschluß

gefaßt:

Dem Revisionsrekurs wird nicht Folge gegeben.

Die klagende Partei ist schuldig, der beklagten Partei die mit S

21.375 bestimmten Kosten des Revisionsrekursverfahrens (darin enthalten S 3.562,50 Umsatzsteuer) binnen 14 Tagen bei Exekution zu ersetzen.

Begründung:

Die Klägerin ist Inhaberin der beim Österreichischen Patentamt unter der Nr.103.467 mit der Priorität vom 13.12.1982 für eine Reihe von Warenklassen aus dem Sektor von Baumärkten für Heimwerker registrierten Wort-Bild-Marke "DIY Do it yourself Profi". Ein Verkehrsgeltungsnachweis wurde im Registrierungsverfahren nicht eingeholt. Dieses Markenrecht hat die Klägerin am 20.9.1984 auch international ua für die Bundesrepublik Deutschland erworben. Die Wort-Bild-Marke hat folgendes Aussehen:

Die Klägerin vertreibt unter dieser Marke zahlreiche Produkte, so auch Baumaterialien und Waren aus Holz über die Baumärkte der B*****-AG.

Die Beklagte verkauft in ihrem "B*****-Markt" in W***** N***** Profile aus Holz mit der Bezeichnung "DIY-Profile", welche sie von der Firma R***** GmbH & Co KG, BRD, bezieht.

Zur Sicherung eines inhaltsgleichen Unterlassungsanspruchs beantragt die Klägerin, der Beklagten mit einstweiliger Verfügung zu verbieten, in Österreich Produkte unter der Bezeichnung "DIY-Profile" oder unter einem ähnlichen, die Silbe "DIY" enthaltenden Namen zu vertreiben oder in Tele- oder Printmedien dafür zu werben. Die Marke der Klägerin und das von der Beklagten verwendete, nicht registrierte Warenzeichen seien einander so ähnlich, daß die Gefahr von Verwechslungen bestehe.

Die Beklagte beantragte die Abweisung des Sicherungsantrages. Sie beziehe die genannten Holzprofile mit der Bezeichnung "DIY-Profile" von einem Unternehmen in der Bundesrepublik Deutschland. Dieser Lieferant verwende das nicht registrierte Warenzeichen seit mehr als 10 Jahren und habe dafür schon vor dem Prioritätszeitpunkt der Marke der Klägerin Verkehrsgeltung erlangt. Die von der Beklagten vertriebenen Holzprofile würden von den Interessenten genau geprüft und mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft. Bei solchen Waren sei die Verwechslungsgefahr geringer. Eine Verwechslungsgefahr sei daher äußerst unwahrscheinlich.

Das Erstgericht wies den Sicherungsantrag ab. Die zugunsten der Klägerin geschützte Marke werde durch den Gesamteindruck ihrer einzelnen Bestandteile geprägt. Die von der Beklagten verwendete Bezeichnung diene lediglich der Beschreibung eines bestimmten Holz-Profils. Damit sei die Verwechslungsgefahr zu verneinen.

Das Rekursgericht bestätigte den Beschluß des Erstgerichts und sprach aus, daß der Wert des Entscheidungsgegenstandes S 50.000 übersteige und der ordentliche Revisionsrekurs zulässig sei. Die Gerichte hätten den wettbewerbsrechtlichen Schutz registrierter Marken selbständig ohne Bindung an die Entscheidung des Patentamtes zu prüfen. Die Registrierung schaffe nur dann einen prima-facie-Beweis für die Verkehrsgeltung eines Zeichens, wenn ein solcher Nachweis tatsächlich Grundlage der Eintragung gewesen sei. Ein Verkehrsgeltungsnachweis sei im Registrierungsverfahren aber nicht eingeholt worden. Der Bildbestandteil der Marke der Klägerin beschränke sich nur auf eine besondere graphische Ausgestaltung der Wortbestandteile und habe daher keine eigene, von den Wortbestandteilen unterschiedliche Bedeutung. Die in der Marke der Klägerin enthaltene Wortfolge "Do it yourself" und das Wort "Profi" hätten nur beschreibenden Charakter. Die Buchstaben-Kombination "DIY" ergebe kein aussprechbares Wort mit Phantasiecharakter. Sämtliche Wortbestandteile der Marke der Klägerin hätten daher bei Verwechslung nur Kennzeichnungskraft. Auch die Zusammenfassung aller Markenbestandteile ergebe kein neues, eigentümliches Kennzeichen. Damit greife aber der Gebrauch eines einzelnen Bestandteils durch die Beklagte nicht in das Markenrecht der Klägerin ein.

Der dagegen von der Klägerin erhobene Revisionsrekurs ist nicht berechtigt.

Der Revisionsrekurs wendet sich gegen die Auffassung des Rekursgerichts, daß auch das Markenwort "Profi" beschreibend sei. Das treffe nur auf die Worte "Do it yourself" zu. Durch das - nicht auf Holzprodukte hinweisende - Wort "Profi" erlange aber die Marke der Klägerin ausreichende Kennzeichnungskraft, welche durch die Buchstabenkombination "DIY" noch verstärkt werde. Die Verwechslungsgefahr sei gegeben, weil die Buchstabenfolge "DIY" in beiden Kennzeichen unverändert vorkomme und die Worte "Profi" und "Profil" nahezu identisch seien. An die Verwechslungsgefahr dürften im Hinblick auf die angesprochenen Verkehrskreise - im wesentlichen die Kunden von Heimwerkermärkten - keine zu strengen Anforderungen gestellt werden. Dem kann nicht beigepflichtet werden:

Nach ständiger Rechtsprechung (SZ 52/192 = ÖBl 1980,38 - Profilstein; ÖBl 1991, 32 - EXPO-Technik; ÖBl 1994,85 - TÜV I ua) sind die Gerichte in Streitigkeiten gemäß § 9 Abs 3 UWG an die Entscheidung des Patentamtes im Markeneintragungsverfahren nicht gebunden; sie haben vielmehr im Wettbewerbsprozeß die Vorfrage, ob das Markenrecht des Klägers besteht, selbständig zu prüfen. Die Registrierung einer Marke durch das Patentamt schafft nur dann einen sogenannten "prima-facie-Beweis" für die Verkehrsgeltung eines Kennzeichens, das nur aufgrund eines Verkehrsgeltungsnachweises eingetragen werden kann, wenn ein solcher Nachweis tatsächlich Grundlage der Eintragung war (ÖBl 1992, 221 - Profi).Nach ständiger Rechtsprechung (SZ 52/192 = ÖBl 1980,38 - Profilstein; ÖBl 1991, 32 - EXPO-Technik; ÖBl 1994,85 - TÜV römisch eins ua) sind die Gerichte in Streitigkeiten gemäß Paragraph 9, Absatz 3, UWG an die Entscheidung des Patentamtes im Markeneintragungsverfahren nicht gebunden; sie haben vielmehr im Wettbewerbsprozeß die Vorfrage, ob das Markenrecht des Klägers besteht, selbständig zu prüfen. Die Registrierung einer Marke durch das Patentamt schafft nur dann einen sogenannten "prima-facie-Beweis" für die Verkehrsgeltung eines Kennzeichens, das nur aufgrund eines Verkehrsgeltungsnachweises eingetragen werden kann, wenn ein solcher Nachweis tatsächlich Grundlage der Eintragung war (ÖBl 1992, 221 - Profi).

Vom Kennzeichenschutz sind solche Zeichen ausgeschlossen, die zur Bezeichnung bestimmter Gattungen von Waren oder Dienstleistungen im Verkehr allgemein gebräuchlich sind. Sie sind als Marke absolut schutzunfähig (§ 4 Abs 1 Z 3 MSchG); sie können nicht als Marke registriert werden (§ 4 Abs 2 MSchG) und genießen auch keinen Schutz nach § 9 UWG. Demgegenüber können Wörter, die zwar - für sich gesehen - keine Unterscheidungskraft haben, sondern ausschließlich Angaben im Sinne des § 4 Abs 1 Z 2 MSchG enthalten, bei entsprechender Verkehrsgeltung Schutz nach § 9 Abs 3 UWG erlangen (ÖBl 1995, 219 - Klasse statt Masse mwN).Vom Kennzeichenschutz sind solche Zeichen ausgeschlossen, die zur Bezeichnung bestimmter Gattungen von Waren oder Dienstleistungen im Verkehr allgemein gebräuchlich sind. Sie sind als Marke absolut schutzunfähig (Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 3, MSchG); sie können nicht als Marke registriert werden (Paragraph 4, Absatz 2, MSchG) und genießen auch keinen Schutz nach Paragraph 9, UWG. Demgegenüber können Wörter, die zwar - für sich gesehen - keine Unterscheidungskraft haben, sondern ausschließlich Angaben im Sinne des Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 2, MSchG enthalten, bei entsprechender Verkehrsgeltung Schutz nach Paragraph 9, Absatz 3, UWG erlangen (ÖBl 1995, 219 - Klasse statt Masse mwN).

Die in der Marke der Klägerin enthaltene Wortfolge "Do it yourself" hat zur Kennzeichnung von Baustoffen und sonstigen Materialien, die in sogenannten Heimwerker-Baumärkten verkauft werden, zweifellos nur beschreibenden Charakter. Der Markenbestandteil "Profi" hängt mit den von der Klägerin so gekennzeichneten Waren unverkennbar zusammen, wird doch durch ihn der Eindruck hervorgerufen, daß diese Waren von einem "Profi", also einem besonderen Fachmann, erzeugt oder gehandelt werden. Auch im Zusammenhang mit den anderen Bestandteilen der Marke ergibt sich hier kein anderer, kennzeichnungskräftiger Bedeutungszusammenhang; das Wort "Profi" enthält somit in Verbindung mit dem Zeichenbestandteil "Do it yourself" nur beschreibende Angaben im Sinne des § 4 Abs 1 Z 2 MSchG (vgl ÖBl 1992, 221 - Profi).Die in der Marke der Klägerin enthaltene Wortfolge "Do it yourself" hat zur Kennzeichnung von Baustoffen und sonstigen Materialien, die in sogenannten Heimwerker-Baumärkten verkauft werden, zweifellos nur beschreibenden Charakter. Der Markenbestandteil "Profi" hängt mit den von der Klägerin so gekennzeichneten Waren unverkennbar zusammen, wird doch durch ihn der Eindruck hervorgerufen, daß diese Waren von einem "Profi", also einem besonderen Fachmann, erzeugt oder gehandelt werden. Auch im Zusammenhang mit den anderen Bestandteilen der Marke ergibt sich hier kein anderer, kennzeichnungskräftiger Bedeutungszusammenhang; das Wort "Profi" enthält somit in Verbindung mit dem Zeichenbestandteil "Do it yourself" nur beschreibende Angaben im Sinne des Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 2, MSchG vergleiche ÖBl 1992, 221 - Profi).

Aber auch die - an der Spitze des Kennzeichens der Klägerin stehende - Buchstabenkombination "DIY" besitzt weder für sich gesehen noch im Zusammenhang mit den übrigen, bloß beschreibenden Zeichenbestandteilen Kennzeichnungskraft. Buchstabenkombinationen, die kein zusammenhängend lesbares Wort mit ausreichendem Phantasiecharakter ergeben, sondern erkennbar ihren Einzelcharakter behalten, haben keine Unterscheidungskraft (ÖBl 1994, 85 - TÜV I; Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht12, 328 Rz 57 zu § 4 dWZG). Lautlich nicht aussprechbaren Buchstabenzusammensetzungen, deren Bedeutung ohne Kenntnis der vollständigen Bezeichnung unverständlich bleibt (vgl ÖBl 1979, 47 - DVO/DVW) kommt bei der Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen im allgemeinen keine Unterscheidungskraft zu; sie können allerdings durch Verkehrsgeltung Namensfunktion und damit Schutzfähigkeit erlangen (MR 1992, 37 - CTC mwN). Dasselbe gilt jedoch auch, wenn das lautlich gebundene Aussprechen einer Buchstabenfolge - wie hier - an sich zwar möglich ist, wegen der Schwierigkeit des Aussprechens (hier wegen des Zusammentreffens der Selbstlaute I und Y) aber nach der Lebenserfahrung angenommen werden kann, daß der Verkehr beim Wiedergeben dieser Buchstabenfolge das getrennte Aussprechen der einzelnen Buchstaben bevorzugen wird. Daran ändert auch der Umstand nichts, daß die Buchstabenfolge DIY in der Marke der Klägerin für jeden Betrachter erkennbar aus den Anfangsbuchstaben der weiteren Markenwerte "Do it yourself" gebildet wurde, kann doch eine für sich gesehen nicht kennzeichnungskräftige Buchstabenzusammensetzung wegen der Erkennbarkeit der Bedeutung dieser Abkürzung allein keine Kennzeichnungskraft erlangen.Aber auch die - an der Spitze des Kennzeichens der Klägerin stehende - Buchstabenkombination "DIY" besitzt weder für sich gesehen noch im Zusammenhang mit den übrigen, bloß beschreibenden Zeichenbestandteilen Kennzeichnungskraft. Buchstabenkombinationen, die kein zusammenhängend lesbares Wort mit ausreichendem Phantasiecharakter ergeben, sondern erkennbar ihren Einzelcharakter behalten, haben keine Unterscheidungskraft (ÖBl 1994, 85 - TÜV römisch eins; Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht12, 328 Rz 57 zu Paragraph 4, dWZG). Lautlich nicht aussprechbaren Buchstabenzusammensetzungen, deren Bedeutung ohne Kenntnis der vollständigen Bezeichnung unverständlich bleibt vergleiche ÖBl 1979, 47 - DVO/DVW) kommt bei der Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen im allgemeinen keine Unterscheidungskraft zu; sie können allerdings durch Verkehrsgeltung Namensfunktion und damit Schutzfähigkeit erlangen (MR 1992, 37 - CTC mwN). Dasselbe gilt jedoch auch, wenn das lautlich gebundene Aussprechen einer Buchstabenfolge - wie hier - an sich zwar möglich ist, wegen der Schwierigkeit des Aussprechens (hier wegen des Zusammentreffens der Selbstlaute römisch eins und Y) aber nach der Lebenserfahrung angenommen werden kann, daß der Verkehr beim Wiedergeben dieser Buchstabenfolge das getrennte Aussprechen der einzelnen Buchstaben bevorzugen wird. Daran ändert auch der Umstand nichts, daß die Buchstabenfolge DIY in der Marke der Klägerin für jeden Betrachter erkennbar aus den Anfangsbuchstaben der weiteren Markenwerte "Do it yourself" gebildet wurde, kann doch eine für sich gesehen nicht kennzeichnungskräftige Buchstabenzusammensetzung wegen der Erkennbarkeit der Bedeutung dieser Abkürzung allein keine Kennzeichnungskraft erlangen.

Sämtliche Wortbestandteile der Marke der Klägerin könnten daher Kennzeichnungskraft - einzeln oder in ihrer Gesamtheit - nur durch Verkehrsgeltung erlangen. Eine solche Verkehrsgeltung hat die Klägerin nicht behauptet; sie bildete nach dem Inhalt der vorgelegten Registrierungsbestätigung auch nicht die Grundlage der Eintragung ihres Markenrechts. Das Rekursgericht hat daher der Marke der Klägerin den Kennzeichenschutz zu Recht versagt.

Somit war dem Revisionsrekurs kein Erfolg beschieden.

Die Entscheidung über die Kosten des Revisionsrekursverfahrens gründet sich auf §§ 78, 402 EO, §§ 41, 50, 52 Abs 1 ZPO.Die Entscheidung über die Kosten des Revisionsrekursverfahrens gründet sich auf Paragraphen 78, 402, EO, Paragraphen 41, 50, 52, Absatz eins, ZPO.