Der Oberste Gerichtshof hat durch die Präsidentin Hon.-Prof. Dr. Griss als Vorsitzende und die Hofrätin Dr. Schenk sowie die Hofräte Dr. Vogel, Dr. Jensik und Dr. Musger als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei Mag. Ferdinand ***** C*****, vertreten durch Dr. Harald Schmidt, Rechtsanwalt in Wien, gegen die beklagten Parteien 1. w*****, 2. Jürgen W*****, beide vertreten durch Freimüller/Noll/Obereder/Pilz & Partner Rechtsanwälte GmbH in Wien, wegen Unterlassung und Urteilsveröffentlichung (Streitwert im Sicherungsverfahren 30.000 EUR), über den außerordentlichen Revisionsrekurs der beklagten Parteien gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Wien vom 2. April 2008, GZ 1 R 38/08b-20, mit welchem der Beschluss des Handelsgerichts Wien vom 22. Jänner 2008, GZ 39 Cg 36/07y-15, teilweise abgeändert wurde, den

Beschluss

gefasst:

Dem außerordentlichen Revisionsrekurs wird Folge gegeben.

Der angefochtene Beschluss wird dahin abgeändert, dass der Beschluss des Erstgerichts zur Gänze wiederhergestellt wird.

Die klagende Partei ist schuldig, den beklagten Parteien binnen 14 Tagen die mit 3.717,06 EUR bestimmten Kosten des Sicherungsverfahrens aller drei Instanzen (darin 619,51 EUR Umsatzsteuer) zu ersetzen.

Begründung:

Der Kläger ist aufgrund einer Anmeldung vom 4. September 2006 Inhaber der österreichischen Wortmarke AT 234797 „SPIELEFEST" für die Klassen 41 (ua Veranstaltung von Spieleabenden sowie Spielemeisterschaften und Turnieren) und 42 (Testen von Spielen). Im Markenregister ist folgender Hinweis eingetragen: „Die Marke wurde aufgrund eines zur Marke 177837 erbrachten Verkehrsgeltungsnachweises registriert". Die letztgenannte Marke AT 177837 lautet „ÖSTERREICHISCHES SPIELEFEST"; das Patentamt hatte sie für den Kläger aufgrund einer Anmeldung vom 17. Juni 1997 eingetragen.

Das „Österreichische Spielefest" ist eine jährlich wiederkehrende Veranstaltung, bei der Spiele vorgestellt werden und das Publikum Gelegenheit erhält, diese Spiele zu testen. Veranstalter war von 1984 bis 1986 der Kläger, seit 1987 der von ihm gegründete Verein „I*****".

Der Erstbeklagte ist ein Verein, der für die Stadt Wien Freizeitveranstaltungen organisiert. Dazu zählt seit 1998 das jährlich im Wiener Rathaus stattfindende „Ramba Zamba Riesenspielfest", bei dem Spiele bereitgestellt und diverse Bühnenshows veranstaltet werden. Der Zweitbeklagte ist der alleinvertretungsbefugte Vorsitzende des Erstbeklagten.

Der Erstbeklagte bewarb auf seiner Website (www*****.at) die im Jahr 2007 stattfindende Veranstaltung als „Ramba Zamba Riesenspielefest". Auf der Website www.ferienspiel.at, die ebenfalls dem Erstbeklagten zuzurechnen ist, wurde über „das große Spielefest im Wiener Rathaus" berichtet. Auch andere Medien bezeichneten die Veranstaltung der Beklagten als „Spielefest".

Zur Sicherung seines inhaltsgleichen Unterlassungsbegehrens beantragt der Kläger, den Beklagten mit einstweiliger Verfügung zu verbieten, die Bezeichnung Spielefest oder eine dieser verwechselbar ähnliche Bezeichnung, insbesondere die Bezeichnungen „Ramba Zamba-Riesenspielefest", „3-Tages-Spielefest", „Ramba Zamba Riesenspielefest", „Ramba-Zamba-Spielefest" und „Ramba-Zamba Riesenspielefest", für Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Familien, bei denen Spiele bereitgestellt und/oder gespielt werden, sowie gleichartige Veranstaltungen, einschließlich jeder Ankündigung dafür und Bewerbung davon, zu verwenden; ausgenommen die Bezeichnung „Ramba Zamba Riesenspielfest" ohne Alleinstellung oder sonstige Hervorhebung des letzten Bestandteils.

Der Erstbeklagte habe das vom 5. bis 7. Jänner 2007 im Wiener Rathaus veranstaltete „Ramba Zamba Riesenspielfest" auf den Internetseiten www*****.at und www.ferienspiel.at als „Ramba Zamba-Riesenspielefest" und „das große Spielefest" beworben. Auf der Website www.kzwei.at habe er die verwechselbar ähnliche Bezeichnung „3-Tages-Spielefest" verwendet. Zudem bezeichne er die Veranstaltung als „Ramba Zamba Riesenspielefest" und „Ramba Zamba Spielefest". Damit verletze der Erstbeklagte die Rechte des Klägers an der Marke „SPIELEFEST". Der vorangestellte Zusatz „Ramba Zamba" beseitige die Verwechslungsgefahr nicht. Die Marke „SPIELEFEST" sei aufgrund eines Verkehrsgeltungsnachweises registriert worden, wobei die vom veranstaltenden Verein erworbene Verkehrsgeltung dem Kläger als dessen Obmann und „Mentor" zuzurechnen sei. Die Rechte seien auch nicht verwirkt, weil der Kläger dem Erstbeklagten die Nutzung der Marke vertraglich gestattet habe.

Die Beklagten wenden ein, die Marke „SPIELEFEST" sei rein beschreibend und eine Gattungsbezeichnung; sie sei daher nur bei hoher Verkehrsgeltung schutzfähig. Die Registrierung sei zwar aufgrund eines Verkehrsgeltungsnachweises erfolgt. Dieser habe sich jedoch auf die 1997 angemeldete Marke „ÖSTERREICHISCHES SPIELEFEST" bezogen. Schon damals hätten die vorgelegten Nachweise nicht zum Nachweis der Verkehrsgeltung ausgereicht. Zudem habe das „Österreichische Spielefest" (schon) damals nicht der Kläger, sondern ein dritter Verein veranstaltet. Die allenfalls erworbene Verkehrsgeltung könne daher nicht dem Kläger zugerechnet werden. Weiters seien allfällige Ansprüche verwirkt, weil der Kläger bis 2007 mit dem Erstbeklagten zusammengearbeitet und die Verwendung der Bezeichnung „Ramba-Zamba-Spielefest" geduldet habe. Mangels Verwechslungsgefahr greife die Bezeichnung „Ramba Zamba Riesenspielfest" nicht in die Rechte des Klägers an der Marke „SPIELEFEST" ein.

Das Erstgericht wies den Sicherungsantrag ab. Bei der Marke „SPIELEFEST" handle es sich um ein rein beschreibendes Zeichen. Die Registrierung sei daher nur dann zulässig, wenn das Zeichen innerhalb der beteiligten Verkehrskreise vor der Anmeldung infolge seiner Benutzung Unterscheidungskraft im Inland erworben habe. Das habe der Kläger nicht bescheinigt. Aber auch wenn „SPIELEFEST" unterscheidungskräftig wäre, würde durch den prägnanten Zusatz „Ramba Zamba" die Verwechslungsgefahr ausgeschlossen. Zudem könnten nicht alle vom Kläger geltend gemachten Zeichenverletzungen den Beklagten zugeordnet werden.

Das Rekursgericht untersagte den Beklagten die Verwendung der Bezeichnung „Spielefest" oder einer verwechselbar ähnlichen Bezeichnung, insbesondere der Bezeichnung „3-Tages-Spielefest", für Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Familien, bei denen Spiele bereitgestellt und/oder gespielt würden, und für gleichartige Veranstaltungen sowie für jedes Ankündigen oder Bewerben solcher Veranstaltungen. Das Mehrbegehren (insbesondere auf Verbot der Bezeichnungen „Ramba-Zamba-Spielefest" und „Ramba-Zamba-Riesenspielefest") wies es ab. Weiters sprach das Rekursgericht aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands 20.000 EUR übersteige und der ordentliche Revisionsrekurs nicht zulässig sei.

Die Marke „SPIELEFEST" weise auf eine messeartige Präsentation von Gesellschafts- und Unterhaltungsspielen hin und sei daher ein beschreibendes Zeichen. Sie sei jedoch aufgrund eines Verkehrsgeltungsnachweises eingetragen worden, was einen Prima-facie-Beweis für das Vorliegen der Verkehrsgeltung begründe. Die Gegenbescheinigung sei den Beklagten nicht gelungen. Zwar begründe die Verkehrsgeltung die Eintragungsfähigkeit nur für denjenigen, zu dessen Gunsten sie erworben worden sei. Daher müsse der Eintragungswerber das Zeichen selbst verwendet haben; zumindest müsse die Verkehrsgeltung ihm zugeordnet werden. Die jährlichen Spielefeste, für die das eingetragene Zeichen verwendet worden sei, habe zwar ab 1987 der Verein „I*****" veranstaltet. Der Kläger habe diesen Verein aber gegründet; er sei dessen Obmann und auch Mentor der vom Verein organisierten Spielveranstaltungen. Der Verein werde daher vom Kläger „repräsentiert". Daraus sei zu schließen, dass die Verkehrsgeltung weiterhin dem Kläger zugeordnet werde. Zumindest erstrecke sich der mit der Eintragung auf Verkehrsgeltungsbasis verbundene Prima-facie-Beweis auch auf die personenbezogene Komponente der Verkehrsgeltung.

Auch schwache Zeichen seien grundsätzlich vor missbräuchlicher Verwendung geschützt. Bei ihnen genügten aber idR geringe Abweichungen, um die Verwechslungsgefahr auszuschließen. Das Wort „Spielfest" unterscheide sich kaum von der Marke „SPIELEFEST". Der Kläger könne den Beklagten daher die Verwendung der Bezeichnung „Spielfest" in Alleinstellung untersagen. Auch die Bezeichnung „das große Spielefest" weise keinen markanten Unterschied zur Marke des Klägers auf; eine gedankliche Verbindung liege nahe. Der Hinweis auf das Wiener Rathaus betreffe nur den Veranstaltungsort; eine unterscheidungskräftige Aussage über die Art der Veranstaltung liege darin nicht. Gleiches gelte für die Ankündigung eines „3-Tages-Spielefest[es] im Wiener Rathaus". Hingegen weise der Zusatz „Ramba Zamba" auf ein aktives Spielgeschehen hin. Eine derart bezeichnete Veranstaltung entferne sich vom Messecharakter einer Präsentations- und Informationsveranstaltung. Der Zusatz „Ramba Zamba" begründe daher - auch in Verbindung mit „Spielefest" und „Riesenspielefest" - einen ausreichenden Abstand zur Marke des Klägers.

Der Revisionsrekurs sei nicht zuzulassen, weil das Bestehen von Verwechslungsgefahr von den Umständen des Einzelfalls abhänge. Auch sei über keine erhebliche Rechtsfrage iSv § 528 Abs 1 ZPO zu entscheiden gewesen.Der Revisionsrekurs sei nicht zuzulassen, weil das Bestehen von Verwechslungsgefahr von den Umständen des Einzelfalls abhänge. Auch sei über keine erhebliche Rechtsfrage iSv Paragraph 528, Absatz eins, ZPO zu entscheiden gewesen.

Mit ihrem außerordentlichen Revisionsrekurs streben die Beklagten die gänzliche Abweisung des Sicherungsantrags an; hilfsweise stellen sie einen Aufhebungs- und einen Abänderungsantrag. Der Kläger beantragt, den Revisionsrekurs zurückzuweisen, hilfsweise ihm nicht Folge zu geben.

Der Revisionsrekurs ist zulässig, weil das Rekursgericht die Rechtsprechung zur Bescheinigung der Verkehrsgeltung durch Registrierung einer Marke unrichtig angewendet hat; er ist aus diesem Grund auch berechtigt.

1. „SPIELEFEST" ist nicht bloß ein beschreibendes Zeichen iSv § 4 Abs 1 Z 4 MSchG, sondern auch eine Gattungsbezeichnung iSv § 4 Abs 1 Z 5 MSchG (vgl dazu zuletzt 17 Ob 29/07z = wbl 2008, 347 - Interhospitaltransfer mwN). Dabei greift die Annahme des Rekursgerichts zu kurz, dass die damit bezeichnete Gruppe von Dienstleistungen (nur) messeartige Präsentations- und Informationsveranstaltungen erfasste. Vielmehr fallen unter den Begriff „Spielefest" im allgemeinen Sprachgebrauch auch Veranstaltungen, bei denen die Teilnehmer - unabhängig von kommerziellen Interessen der Spielhersteller - selbst spielen oder zum Spielen animiert werden.1. „SPIELEFEST" ist nicht bloß ein beschreibendes Zeichen iSv Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 4, MSchG, sondern auch eine Gattungsbezeichnung iSv Paragraph 4, Absatz eins, Ziffer 5, MSchG vergleiche dazu zuletzt 17 Ob 29/07z = wbl 2008, 347 - Interhospitaltransfer mwN). Dabei greift die Annahme des Rekursgerichts zu kurz, dass die damit bezeichnete Gruppe von Dienstleistungen (nur) messeartige Präsentations- und Informationsveranstaltungen erfasste. Vielmehr fallen unter den Begriff „Spielefest" im allgemeinen Sprachgebrauch auch Veranstaltungen, bei denen die Teilnehmer - unabhängig von kommerziellen Interessen der Spielhersteller - selbst spielen oder zum Spielen animiert werden.

Eine Gattungsbezeichnung kann nur dann Schutz als Marke beanspruchen, wenn sie nach § 4 Abs 2 MSchG durch Benutzung Unterscheidungskraft im Inland (Verkehrsgeltung) erlangt hat (17 Ob 29/07z - Interhospitaltransfer mwN). Wegen des glatt beschreibenden Charakters ist dabei im vorliegenden Fall ein hoher Kennzeichnungsgrad erforderlich (4 Ob 38/06a = ÖBl 2007, 22 - Shopping City; 17 Ob 17/07k = RdW 2007, 670 - Kodex).Eine Gattungsbezeichnung kann nur dann Schutz als Marke beanspruchen, wenn sie nach Paragraph 4, Absatz 2, MSchG durch Benutzung Unterscheidungskraft im Inland (Verkehrsgeltung) erlangt hat (17 Ob 29/07z - Interhospitaltransfer mwN). Wegen des glatt beschreibenden Charakters ist dabei im vorliegenden Fall ein hoher Kennzeichnungsgrad erforderlich (4 Ob 38/06a = ÖBl 2007, 22 - Shopping City; 17 Ob 17/07k = RdW 2007, 670 - Kodex).

2. Das Rekursgericht stützt seine Auffassung, dass die Beklagten das Fehlen von Unterscheidungskraft bescheinigen müssten, auf die Registrierung der Marke aufgrund eines Verkehrsgeltungsnachweises. Es bezieht sich damit auf die Rechtsprechung, wonach die Zivilgerichte bei Eintragung einer nur bei Verkehrsgeltung schutzfähigen Marke bis zum Beweis (der Bescheinigung) des Gegenteils vom Vorliegen der durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft auszugehen haben (Prima-facie-Beweis der Verkehrsgeltung, vgl RIS-Justiz RS0066660, RS0066845). Das gilt allerdings nur dann, wenn der Nachweis der Verkehrsgeltung tatsächlich Eintragungsgrundlage war (4 Ob 119/91 = wbl 1992, 101 - Gaudi Stadl; RIS-Justiz RS0066660 [T8, T10]; zuletzt etwa 4 Ob 28/06f = ÖBl 2006, 228 [Gamerith] - Firekiller mwN). Dieser Umstand ist nach § 17 Abs 1 Z 7 MSchG zwingend im Markenregister einzutragen (4 Ob 28/06f - Firekiller).2. Das Rekursgericht stützt seine Auffassung, dass die Beklagten das Fehlen von Unterscheidungskraft bescheinigen müssten, auf die Registrierung der Marke aufgrund eines Verkehrsgeltungsnachweises. Es bezieht sich damit auf die Rechtsprechung, wonach die Zivilgerichte bei Eintragung einer nur bei Verkehrsgeltung schutzfähigen Marke bis zum Beweis (der Bescheinigung) des Gegenteils vom Vorliegen der durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft auszugehen haben (Prima-facie-Beweis der Verkehrsgeltung, vergleiche RIS-Justiz RS0066660, RS0066845). Das gilt allerdings nur dann, wenn der Nachweis der Verkehrsgeltung tatsächlich Eintragungsgrundlage war (4 Ob 119/91 = wbl 1992, 101 - Gaudi Stadl; RIS-Justiz RS0066660 [T8, T10]; zuletzt etwa 4 Ob 28/06f = ÖBl 2006, 228 [Gamerith] - Firekiller mwN). Dieser Umstand ist nach Paragraph 17, Absatz eins, Ziffer 7, MSchG zwingend im Markenregister einzutragen (4 Ob 28/06f - Firekiller).

3. Im vorliegenden Fall ist dem Markenregister lediglich zu entnehmen, dass die Marke „SPIELEFEST" aufgrund eines zur Marke „ÖSTERREICHISCHES SPIELEFEST" erbrachten Verkehrsgeltungsnachweises registriert wurde. Das genügt aus zwei Gründen nicht, um die Verkehrsgeltung der Marke „SPIELEFEST" zu bescheinigen.

3.1. „Österreichisches Spielefest" bezeichnet eine bestimmte Veranstaltung, die zur allgemeinen Gattung der „Spielefeste" gehört. Dieser Gattungsbegriff erfasst aber auch unzählige andere (mögliche) „Spielefeste", wie etwa ein Wiener, ein Tiroler oder auch - wie hier - ein Ramba-Zamba-Spielefest. Damit kann aber aus der Verkehrsgeltung der Marke „ÖSTERREICHISCHES SPIELEFEST" nichts für die Marke „SPIELEFEST" abgeleitet werden. Denn selbst wenn ein hoher Prozentsatz der angesprochenen Kreise annehmen sollte, dass jedes „Österreichische Spielefest" von einem bestimmten Unternehmen veranstaltet wird, muss dasselbe nicht auch für alle anderen Veranstaltungen gelten, die als „Spielefest" bezeichnet werden. Damit ist es aber auch unzulässig, aus einer durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft der beschreibenden Marke „ÖSTERREICHISCHES SPIELEFEST" Schlussfolgerungen für die damit gerade nicht zwingend verbundene Verkehrsgeltung der Marke „SPIELEFEST" zu ziehen.

3.2. Zudem ist es nicht möglich, aus einer dem Patentamt im Jahr 1998 nachgewiesenen Verkehrsgeltung abzuleiten, dass diese auch noch im Jahr 2006 vorlag. Denn auch die Marke „ÖSTERREICHISCHES SPIELEFEST" könnte ihre Unterscheidungskraft in der Zwischenzeit verloren haben (vgl 4 Ob 269/01i = SZ 2002/9 - Sony Walkman II, 4 Ob 38/06a - Shopping City). Um so weniger kann der diesbezügliche Verkehrsgeltungsnachweis aus dem Jahr 1997 (Beilage ./U) etwas für die Unterscheidungskraft der (anderen) Marke „SPIELEFEST" im Jahr 2006 aussagen.3.2. Zudem ist es nicht möglich, aus einer dem Patentamt im Jahr 1998 nachgewiesenen Verkehrsgeltung abzuleiten, dass diese auch noch im Jahr 2006 vorlag. Denn auch die Marke „ÖSTERREICHISCHES SPIELEFEST" könnte ihre Unterscheidungskraft in der Zwischenzeit verloren haben vergleiche 4 Ob 269/01i = SZ 2002/9 - Sony Walkman römisch zwei, 4 Ob 38/06a - Shopping City). Um so weniger kann der diesbezügliche Verkehrsgeltungsnachweis aus dem Jahr 1997 (Beilage ./U) etwas für die Unterscheidungskraft der (anderen) Marke „SPIELEFEST" im Jahr 2006 aussagen.

4. Aus dem Register lässt sich daher nur ableiten, dass das Patentamt die im Jahr 1998 nachgewiesene Verkehrsgeltung der Marke „ÖSTERREICHISCHES SPIELEFEST" als ausreichend ansah, um acht Jahre später auch die Marke „SPIELEFEST" einzutragen. Dabei handelt es sich um eine - unrichtige - rechtliche Beurteilung, die keinen Prima-facie-Beweis der Verkehrsgeltung begründen kann. Aus diesem Grund liegt die Beweislast (Bescheinigungslast) für das Vorliegen der durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft weiterhin bei demjenigen, der sich auf die Rechtsbeständigkeit der Marke beruft (4 Ob 28/06f - Firekiller; 4 Ob 38/06a - Shopping City), hier also beim Kläger.

5. Die Feststellungen der Vorinstanzen lassen nicht erkennen, dass die angesprochenen Kreise die Bezeichnung „SPIELEFEST" in ausreichend hohem Maß (4 Ob 38/06a - Shopping City; 4 Ob 17/07k - Kodex) als Herkunftshinweis verstehen. Das gilt auch dann, wenn man den Inhalt der vom Kläger vorgelegten Beilage ./U berücksichtigt, den das Erstgericht durch Verweis auf diese Urkunde als bescheinigt angenommen hat. Es handelt sich dabei um eine 1998 erstellte Beilagenliste im Verfahren zur Registrierung der Marke „ÖSTERREICHISCHES SPIELEFEST". Aus ihr ergibt sich allerdings nicht, dass die darin genannten Werbemittel - die der Kläger der Beilage im vorliegenden Verfahren zudem nicht angeschlossen hatte - tatsächlich (auch) die hier strittige Marke „SPIELEFEST" betroffen hätten. Vielmehr bezieht sich der Kläger in dieser Liste ausschließlich auf die „engere" Marke „ÖSTERREICHISCHES SPIELEFEST".

6. Aufgrund dieser Erwägungen muss der Sicherungsantrag des Klägers scheitern, ohne dass die weiteren im Revisionsrekurs erörterten Fragen zu prüfen wären. Insbesondere ist nicht zu vertiefen, unter welchen Voraussetzungen die zugunsten eines bestimmten Unternehmens erworbene Verkehrsgeltung einer anderen Person zugeordnet werden kann (vgl dazu 4 Ob 325/99v = ÖBl 2000, 175 - Manpower). Weiters kann offen bleiben, ob Unterlassungsansprüche des Klägers im konkreten Fall nicht auch an § 10 Abs 3 MSchG scheiterten.6. Aufgrund dieser Erwägungen muss der Sicherungsantrag des Klägers scheitern, ohne dass die weiteren im Revisionsrekurs erörterten Fragen zu prüfen wären. Insbesondere ist nicht zu vertiefen, unter welchen Voraussetzungen die zugunsten eines bestimmten Unternehmens erworbene Verkehrsgeltung einer anderen Person zugeordnet werden kann vergleiche dazu 4 Ob 325/99v = ÖBl 2000, 175 - Manpower). Weiters kann offen bleiben, ob Unterlassungsansprüche des Klägers im konkreten Fall nicht auch an Paragraph 10, Absatz 3, MSchG scheiterten.

Allgemein gilt: Aus der durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft (Verkehrsgeltung) einer Marke, die eine zu einer Gattung gehörende Ware oder Dienstleistung beschreibt (hier: „Österreichisches Spielefest"), kann auch bei teilweiser Übereinstimmung des Wortlauts nicht die Verkehrsgeltung der Gattungsbezeichnung selbst abgeleitet werden (hier: „Spielefest").

7. Die Kostenentscheidung gründet sich auf § 393 Abs 1 EO iVm §§ 50, 41 ZPO.7. Die Kostenentscheidung gründet sich auf Paragraph 393, Absatz eins, EO in Verbindung mit Paragraphen 50, 41, ZPO.