Der Oberste Gerichtshof hat durch die Präsidentin Hon.-Prof. Dr. Griss als Vorsitzende und durch die Hofräte Dr. Vogel, Dr. Jensik, Dr. Musger und Dr. Schwarzenbacher als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei e***** AG, *****, vertreten durch Schönherr Rechtsanwälte GmbH in Wien, gegen die beklagten Parteien 1. T***** AG, *****, 2. V***** regGenmbH, *****, beide vertreten durch Eisenberger Herzog Rechtsanwalts GmbH in Graz, wegen Unterlassung und Urteilsveröffentlichung (Streitwert im Provisorialverfahren 34.000 EUR), über den außerordentlichen Revisionsrekurs der Beklagten gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Wien als Rekursgericht vom 5. Dezember 2008, GZ 2 R 158/08g-13, mit dem der Beschluss des Handelsgerichts Wien vom 25. Juli 2008, GZ 19 Cg 86/08f-6, teilweise abgeändert wurde, den

Beschluss

gefasst:

Dem außerordentlichen Revisionsrekurs der Beklagten wird teilweise Folge gegeben.

Der angefochtene Beschluss wird dahin abgeändert, dass den Beklagten aufgetragen wird, es ab sofort und bis zur Rechtskraft des über die Klage ergehenden Urteils zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr das Zeichen EASYCREDIT in der Schreibweise easyCredit und/oder easy-credit und/oder verwechselbar ähnliche Zeichen zur Kennzeichnung von Finanzdienstleistungen, insbesondere Krediten, und insbesondere zur Bewerbung von Finanzdienstleistungen zu benutzen.

Das Mehrbegehren, den Beklagten auch die Verwendung der Wortbildmarke

zur Kennzeichnung von Finanzdienstleistungen, insbesondere Krediten, und insbesondere zur Bewerbung von Finanzdienstleistungen, zu untersagen, wird abgewiesen.

Die Klägerin hat die Hälfte der Kosten des Rechtsmittelverfahrens vorläufig, die Hälfte endgültig selbst zu tragen.

Die Klägerin ist schuldig, den Beklagten die mit 2.774,44 EUR (darin 462,40 EUR Umsatzsteuer) bestimmten anteiligen Kosten des Rechtsmittelverfahrens binnen 14 Tagen zu ersetzen.

Begründung:

Am 3. 10. 1996 wurde die österreichische Wortmarke EASYBANK ua für Bankgeschäfte und Bankdienstleistungen angemeldet und mit Beginn der Schutzdauer 14. 6. 1999 registriert. Am 25. 2. 2005 wurde die Gemeinschaftsmarke EASYBANK für Dienstleistungen einer Direktbank eingetragen. Schließlich wurde am 16. 9. 2005 die österreichische Wortmarke EASY KREDIT angemeldet und aufgrund eines Verkehrsgeltungsnachweises mit Beginn der Schutzdauer 29. 1. 2008 registriert.

Die Klägerin ist Lizenznehmerin all dieser Marken sowie weiterer Marken, die jeweils aus dem Wort EASY in Kombination mit einem die jeweilige Bankdienstleistung beschreibenden Zusatz bestehen (wie etwa EASY KONTO, EASY STUDENT, EASY GELDMARKT, EASY BAUSPAREN).

Am 18. 6. 2003 wurde für die Erstbeklagte folgende internationale Wortbildmarke ua mit Wirksamkeit für Österreich eingetragen:

Beide Beklagten vertreiben das - nicht bloß durch Verwendung der Wortbildmarke bezeichnete - Kreditprodukt „easyCredit"; die Erstbeklagte ist Inhaberin der Domain easy-credit.at.

Zur Sicherung ihres inhaltsgleichen Unterlassungsanspruchs beantragt die Klägerin, den Beklagten mit einstweiliger Verfügung zu verbieten, das Zeichen EASYCREDIT, insbesondere in der oben abgebildeten Form, und/oder in der Schreibweise easyCredit und/oder easy-credit und/oder verwechselbar ähnliche Zeichen zur Kennzeichnung von Finanzdienstleistungen, insbesondere Krediten, und insbesondere zur Bewerbung von Finanzdienstleistungen zu benutzen. Zwischen den Klagsmarken und der Marke der Beklagten bestehe eine äußerst hohe Verwechslungsgefahr. Die Beklagten verletzten die Markenrechte der Klägerin an EASYBANK/easybank/ e@sybank und an EASY KREDIT/easy kredit.

Die Beklagten beantragen, den Sicherungsantrag abzuweisen. Sie verwendeten für ihr Produkt nicht die Wortzusammensetzung „Easybank", sondern ausschließlich die Wortbildmarke „e@syCredit". Diese sei prioritätsälter als alle aufgezählten Marken der Klägerin, ausgenommen die Wort- und Wortbildmarken EASYBANK. Die Klägerin sei nicht aktiv legitimiert, ihre Marken seien nicht unterscheidungskräftig, es bestehe auch keine Verwechslungsgefahr.

Das Erstgericht untersagte den Beklagten, das Zeichen EASYCREDIT im geschäftlichen Verkehr zu verwenden, nahm vom Unterlassungsgebot die oben abgebildete Wortbildmarke aus und wies das auf die Verwendung der Wortbildmarke gerichtete Mehrbegehren ab. Die im Sicherungsantrag enthaltene Einschränkung auf die Kennzeichnung von Finanzdienstleistungen, insbesondere Krediten, und insbesondere zur Bewerbung von Finanzdienstleistungen, scheint im Spruch der einstweiligen Verfügung nicht auf.

Die Wortverbindung „easyCredit" sei rein beschreibend. Die Marke der Beklagten sei daher mangels Verkehrsgeltung in Österreich nur als Wortbildzeichen schutzfähig. Die Marke der Klägerin EASY KREDIT sei gegenüber der Wortbildmarke der Beklagten prioritätsjünger. Gegenüber der Marke der Beklagten prioritätsälter sei nur die Marke EASYBANK. „Easy" sei nur für eine Bank an sich, nicht aber für einzelne Bankdienstleistungen unterscheidungskräftig. Durch die Übereinstimmung in diesem Bestandteil sei daher mangels überragender Bekanntheit der Marke EASYBANK im maßgebenden Zeitpunkt auch kein Serienzeichen begründet worden. Das schließe eine Verwechslungsgefahr zwischen EASYBANK und der Wortbildmarke der Beklagten aus. Verwechslungsgefahr bestehe aber zwischen der Wortfolge „easyCredit"/„easy-credit" und der Marke EASY KREDIT. Die Verwendung bloß des Wortteils der Marke der Beklagten verletze damit die Markenrechte der Klägerin.

Das Rekursgericht änderte den Beschluss des Erstgerichts dahin ab, dass es dem Sicherungsantrag zur Gänze stattgab; es sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands 200.000 EUR übersteige und der ordentliche Revisionsrekurs nicht zulässig sei.

Das Zeichen der Beklagten enthalte den kennzeichnungskräftigen Teil - „easy" - der prioritätsälteren Marke EASYBANK, so dass schon deshalb Verwechslungsgefahr bestehe. Angesichts der nur schwach ausgeprägten grafischen Gestaltung der Wortbildmarke sei die Verwechslungsgefahr auch durch den Bildbestandteil nicht ausgeschlossen.

Der außerordentliche Revisionsrekurs der Beklagten ist zulässig und auch teilweise berechtigt.

1. Die Klägerin stützt ihren Anspruch auf die Marken EASYBANK und EASY KREDIT; die Beklagten verwenden die Wortbildmarke „e@syCredit" und auch die Wortfolge „easyCredit"/„easy-credit". Prioritätsälter als die Wortbildmarke ist nur die (österreichische) Marke der Klägerin EASYBANK.

2. Die Marke EASYBANK und die von den Beklagten verwendeten Zeichen stimmen im Bestandteil „easy" überein. Durch die Übereinstimmung in einem Bestandteil kann der Anschein eines Serienzeichens entstehen. Voraussetzung dafür ist, dass der Bestandteil als Herkunftshinweis aufgefasst wird, dh unterscheidungskräftig ist (stRsp ua 4 Ob 77/98 = ÖBl 1990, 25 - AGRO; RIS-Justiz RS0078970).

3. Unterscheidungskraft haben bei Wortmarken grundsätzlich nur frei erfundene, keiner Sprache angehörende Phantasiewörter (ieS) oder solche Wörter, die zwar dem allgemeinen Sprachgebrauch angehören, jedoch mit der Ware oder Dienstleistung, für die sie bestimmt sind, in keinem Zusammenhang stehen (Phantasiewörter iwS). Entscheidend ist, ob die Wörter im Verkehr als Phantasiebezeichnungen aufgefasst werden (stRsp ua 4 Ob 302/86 = ÖBl 1986, 77 - Tiere mit Herz; RIS-Justiz RS0066644). An sich nicht unterscheidungskräftige Wörter können durch Benutzung Unterscheidungskraft (Verkehrsgeltung) erwerben (§ 4 Abs 2 MSchG; ua 17 Ob 13/08y - Spielefest).3. Unterscheidungskraft haben bei Wortmarken grundsätzlich nur frei erfundene, keiner Sprache angehörende Phantasiewörter (ieS) oder solche Wörter, die zwar dem allgemeinen Sprachgebrauch angehören, jedoch mit der Ware oder Dienstleistung, für die sie bestimmt sind, in keinem Zusammenhang stehen (Phantasiewörter iwS). Entscheidend ist, ob die Wörter im Verkehr als Phantasiebezeichnungen aufgefasst werden (stRsp ua 4 Ob 302/86 = ÖBl 1986, 77 - Tiere mit Herz; RIS-Justiz RS0066644). An sich nicht unterscheidungskräftige Wörter können durch Benutzung Unterscheidungskraft (Verkehrsgeltung) erwerben (Paragraph 4, Absatz 2, MSchG; ua 17 Ob 13/08y - Spielefest).

4. Das Wort „easy" ist der englischen Sprache entnommen und bedeutet einfach, leicht. Dieser Sinngehalt ist angesichts der Verbreitung englischer Sprachkenntnisse auch in Österreich offenkundig.

5. In der prioritätsälteren Marke der Klägerin wird „easy" in Verbindung mit „Bank" verwendet. Das Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften (EuG) hat in der Entscheidung T 87/00 - Easybank der Marke EASYBANK für ein Bankinstitut Unterscheidungskraft zugebilligt. „Easy" sei in Bezug auf ein Bankinstitut nicht beschreibend, weil es keinen Hinweis auf die Modalitäten einer konkreten Dienstleistung oder auf andere Einzelheiten der Abwicklung von Bankgeschäften enthalte und weder abstrakt noch konkret Art, Beschaffenheit, Menge, Bestimmung, Wert oder sonstige Merkmale der verschiedenen Bankdienstleistungen bezeichne, die das betreffende Bankinstitut für seine Kunden erbringen könne.

6. Das Rekursgericht hat unter Berufung auf diese Entscheidung ausgeführt, dass „easy" der kennzeichnungskräftige Teil der Marke EASYBANK und damit auch geeignet sei, Verwechslungsgefahr mit einem Zeichen zu begründen, das sich aus „easy" und der Bezeichnung für eine Bankdienstleistung zusammensetzt. Dabei hat das Rekursgericht verkannt, dass das EuG „easy" nur im Zusammenhang mit einem Bankinstitut und gerade nicht mit einer Bankdienstleistung als unterscheidungskräftig erachtet hat. Fehlt dem Wort aber im Zusammenhang mit einer Bankdienstleistung die Unterscheidungskraft, dann wird „easy" in einer Bezeichnung, die sich, wie „easyCredit"/„easy-credit", aus „easy" und der Bezeichnung einer Bankdienstleistung zusammensetzt, nicht als Herkunftshinweis verstanden. Das schließt die Gefahr von Verwechslungen zwischen „easyCredit"/„easy-credit" und EASYBANK und damit eine Verletzung der prioritätsälteren Marke der Klägerin aus.

7. Die Klägerin stützt ihren Anspruch auch auf ihre - aufgrund eines Verkehrsgeltungsnachweises eingetragene und gegenüber der Wortbildmarke der Beklagten prioritätsjüngere - Marke EASY KREDIT. Die Wortbildmarke enthält den Wortteil „easyCredit". Unter einem „easyCredit" wird ein Kredit verstanden, der „easy", dh leicht, und damit ohne besondere Formalitäten erhältlich ist. Der beschreibende Charakter schließt ein Verständnis als Herkunftshinweis aus; dass die Erstbeklagte für „easyCredit"/„easy-credit" Verkehrsgeltung erlangt hätte, ist weder behauptet noch bescheinigt.

8. Die fehlende Unterscheidungskraft des Wortteils schränkt das durch die Wortbildmarke begründete ausschließliche Recht (§ 10 Abs 1 MSchG) auf die Wortfolge „easyCredit" in der konkreten graphischen Gestaltung ein, denn die Schutzfähigkeit der Wortbildmarke gründet sich allein auf die unterscheidungskräftige grafische Gestaltung, die damit auch den Schutzumfang begrenzt. Insoweit sind die Rechte der Erstbeklagten prioritätsälter und die Beklagten greifen mit der Verwendung der Wortbildmarke daher auch nicht in die Rechte der Klägerin an der - aufgrund der durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft schutzfähige - Wortmarke EASY KREDIT ein.8. Die fehlende Unterscheidungskraft des Wortteils schränkt das durch die Wortbildmarke begründete ausschließliche Recht (Paragraph 10, Absatz eins, MSchG) auf die Wortfolge „easyCredit" in der konkreten graphischen Gestaltung ein, denn die Schutzfähigkeit der Wortbildmarke gründet sich allein auf die unterscheidungskräftige grafische Gestaltung, die damit auch den Schutzumfang begrenzt. Insoweit sind die Rechte der Erstbeklagten prioritätsälter und die Beklagten greifen mit der Verwendung der Wortbildmarke daher auch nicht in die Rechte der Klägerin an der - aufgrund der durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft schutzfähige - Wortmarke EASY KREDIT ein.

9. Die Wortfolge „easyCredit"/„easy-credit" stimmt mit der Marke EASY KREDIT in der Bedeutung gänzlich, im Wortklang - wenn „Credit" englisch ausgesprochen und damit auf der ersten Silbe betont wird, teilweise, sonst gänzlich - überein. Die grafische Gestaltung der Wortbildmarke lässt den Wortbestandteil nicht in den Hintergrund treten, der damit für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgebend bleibt. Die Übereinstimmung in der Bedeutung und die - jedenfalls gegebene - Ähnlichkeit im Klang begründen die Gefahr von Verwechslungen. Mit der Verwendung der Wortfolge „easyCredit"/„easy-credit" verletzen die Beklagten daher die Rechte der Klägerin an der Marke EASY KREDIT.

10. Das Unterlassungsbegehren der Klägerin ist damit insoweit berechtigt, als es sich gegen die Verwendung der Wortfolge „easyCredit"/„easy-credit" und verwechselbar ähnliche Zeichen richtet; es ist aber nicht begründet, soweit es auch die Wortbildmarke in ihrer konkreten grafischen Gestaltung erfasst.

11. Die Kostenentscheidung beruht in Ansehung der Klägerin auf § 393 Abs 1 EO, in Ansehung der Beklagten auf §§ 78 und 402 Abs 4 EO iVm §§ 43 und 50 ZPO. Der Rechtsmittelerfolg der Beklagten wird mit etwa 50 % bewertet, so dass von einem etwa gleichteiligen Obsiegen und Unterliegen ausgegangen wird. Den Beklagten sind die Kosten ihrer Rekursbeantwortung und die halben Kosten ihres Revisionsrekurses zuzusprechen. Der Streitwert im Provisorialverfahren betrug 34.000 EUR. Ein ERV-Zuschlag von 3,60 EUR gebührt nach § 23a RATG nur für „das Verfahren einleitende" Schriftsätze; den Beklagten ist daher für ihre Rechtsmittelschriftsätze jeweils nur ein Zuschlag von 1,80 EUR - anteilig - zuzusprechen.11. Die Kostenentscheidung beruht in Ansehung der Klägerin auf Paragraph 393, Absatz eins, EO, in Ansehung der Beklagten auf Paragraphen 78 und 402 Absatz 4, EO in Verbindung mit Paragraphen 43 und 50 ZPO. Der Rechtsmittelerfolg der Beklagten wird mit etwa 50 % bewertet, so dass von einem etwa gleichteiligen Obsiegen und Unterliegen ausgegangen wird. Den Beklagten sind die Kosten ihrer Rekursbeantwortung und die halben Kosten ihres Revisionsrekurses zuzusprechen. Der Streitwert im Provisorialverfahren betrug 34.000 EUR. Ein ERV-Zuschlag von 3,60 EUR gebührt nach Paragraph 23 a, RATG nur für „das Verfahren einleitende" Schriftsätze; den Beklagten ist daher für ihre Rechtsmittelschriftsätze jeweils nur ein Zuschlag von 1,80 EUR - anteilig - zuzusprechen.